美國專利制度前瞻

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2019/04/11 第283期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份  |  北美智權網站
 

 
 
 

專利評析 美國專利制度前瞻:審查效率明顯提升,但外國勢力也日益壯大
   
法規訴訟 簽了「不可挑戰條款」仍被提起PTAB複審? - Dodocase VR v. MerchSource案
   
深入報導 美國經濟前景:成長趨緩,但尚未衰退
   
研發創新 智慧運輸啟動:新科技如何改善台灣三大交通問題
   
智財管理 因應專利連結制度,專利法第99條應如何修法?
   

 

美國專利制度前瞻:審查效率明顯提升,但外國勢力也日益壯大
蔣士棋╱北美智權報 編輯部

雖然美國在智慧財產權上,有著無庸置疑的領導地位,但近年來也遭遇不少國家的強力挑戰,例如中國也正積極地調整專利制度,更重金補助企業申請專利。另外,持續整合中的歐盟,以及同樣是科技大國的日本,也都是美國不可忽視的對手。這種情況,絕非事事高喊美國優先的川普所樂見,這也是為什麼智財權議題一直是美國現階段經貿談判的核心。但回過頭來,USPTO自己又做了哪些事,讓美國專利持續偉大呢?

2018年6月19日,美國核准了立國後的第一千萬個專利;作為紀念,這份專利是由美國總統川普(Donald Trump),在白宮的總統辦公室中親自簽發。眾所周知,美國自18世紀末建國時,就制定了鼓勵發明創新的專利法。兩百多年來,這套專利制度也奠定了美國在全球科技研發上的龍頭地位。

圖1:美國總統川普親自核發第一千萬件美國專利
資料來源:https://10millionpatents.uspto.gov/patent-10-million.html

保持並增強美國在智慧財產權上的領導地位,一直是川普念茲在茲的當務之急;而從USPTO的2018年績效報告中,也看得出過去數年來的努力成果。本刊在前文(USPTO:專利品質就是國家競爭力!)曾經分析過,美國早已擺脫專利數量的迷思,而把審查效率當作品質改善的首要目標。其中兩項重要指標,就是首次OA平均所需時間(Average First Action Pendency)以及平均全審查時間(Average Total Pendency)。

美國專利申請第一次OA所需時間,已連續數年降低

以前者來說,USPTO設定了逐年下降的目標,也就是專利申請人從提出申請到獲得審查人員第一次回應所需的時間,在2014年時為17.4個月,但到2018年則降為15.4個月,而2019年更會再降至14.5個月。不過,事後結果並未盡如人意,因為從2014至2018年內,實際達成數總與目標間有一個月至半個月的距離。雖然差距也逐年縮小,但因為目標也是逐年下降,想要完全達成並不容易(圖2)。

圖2:2014~2019年USPTO首次OA平均所需時間目標與實際數
資料來源:https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTOFY18PAR.pdf

相較之下,達成平均總審查期間的目標就容易得多。雖然從2014到2018年間,這個指標也大致呈現逐年下降,但除了2014年之外,都能夠達成甚至超前設定目標。舉例來說,2018年的實際平均總審查期間為23.8個月,也就是審查官在不到兩年之內,就可以完成全部的審查程序,對申請人不啻是一項福音(圖3)。

圖3:2014~2019年USPTO平均全審查時間目標與實際數
資料來源:https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTOFY18PAR.pdf

未來PTAB的壓力會愈來愈大

其實,提升審查效率也是出於制度上的壓力。美國專利法有專利期間調整(Patent Term Adjustment, PTA)的制度,規定若是因專利審查人員造成程序延誤,使得專利權人之專利實施期限短少,可以使用PTA制度調整專利實施期限。PTA制度規定,首次OA必須在14個月內完成、而全審查期間必須在36個月內完成,至於其他官方審查人員與申請人的來往,則必須在4個月內做出回應。因此,「平均」而言,全審查期間早已符合要求,反而是首次OA所需時間還得再加把勁。

提升專利審查效率的副作用,就是獲證後的爭議大量增加,尤其在去年四月的SAS案後,PTAB的案件壓力勢必更加沉重。在SAS一案中,美國最高法院作出判決,若PTAB正式立案啟動複審程序時,對於申請人所提出挑戰的每一個專利請求項,都必須逐一判斷其有效性(可參考前文:強化與變革:IPR程序將來會有何新風貌?)。

影響所及,USPTO估計,約45%的進行中案件,都必須因此重新處理,而為了符合最高法院「逐一」審理的要求,以及複審程序本身的時間限制,未來PTAB的工作量將再增加20%。

圖4:2014~2018年USPTO專利獲證量(右)與外國人獲證比例(左)
資料來源:https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTOFY18PAR.pdf

另一個隱憂,則是外國勢力日益壯大。雖說川普一直想維護美國在智慧財產權的領導地位,但在美國專利制度中引領風騷的,愈來愈是非美國的企業。以獲證量來看,USPTO每年核發的專利(含發明、植物、設計)總數量穩定維持在33萬件上下,而外國申請人獲證的比例也從50.9%提升到52.5%。因此,如果USPTO提升審查效率的政策方向不變,而外國企業也持續積極地耕耘美國專利,也許下一個重要的美國專利里程碑,就要被非美國企業抱走了。

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簽了「不可挑戰條款」仍被提起PTAB複審? - Dodocase VR v. MerchSource案
Johnny Chen/北美智權報 專欄作家

(本文作者為北京科技大廠專利總監)

「不可挑戰條款 (no-challenge clause)」是許多專利授權協議中常見的條款,但事實上它可能沒有專利權人預期的好用,至少現階段PTAB傾向於不因此而拒絕審理IPR複審申請。然而專利權人若希望授權出去的專利不遭到被授權人提起PTAB複審,還有另一個可能的選擇:「合意管轄條款 (forum selection clause)」。在Dodocase VR, Inc. v. MerchSource, LLC一案中,專利權人成功的主張了授權協議中的「合意管轄條款」、讓加州北區地方法院同意給出臨時禁制令 (preliminary injunction),要求被授權人主動撤回對授權專利所提出的IPR複審申請。

許多專利授權協議中,專利權人為了保障授權出去的專利日後不遭到被授權人提起無效挑戰,經常會加入所謂的「不可挑戰條款 (no-challenge clause)」,常見的表述如下:

「被授權人不可直接、間接、或協助第三方對授權專利提出有效性或可實施性挑戰」

一般來說,若被授權的一方正常交付授權金而不發生任何爭議的情況下,此條款應該是不會派上用場的。但實務上常見的情況是,被授權的一方發現了無效前案,認為授權專利應當無效而不願意繼續支付權利金;又或者如本文案例一般,認為專利權人沒有積極維護專利權,導致被授權人必須支付權利金但其競爭對手卻不用,進而發生被授權人不滿的狀況。當以上狀況發生時,常見的結果就是被授權人停止支付授權金,接著專利權人發起訴訟,最終被授權人提起無效的一連串反應,此時專利授權協議中的「不可挑戰條款」就準備登場了。

單看此條款的字面表述,在協議規範的期間,明顯是禁止被授權人對授權之專利提出複審請求的。但事實上這樣的條款一直存在很大的爭議性。一方面對被授權人來說、是剝奪了其確認專利有效性的權利、導致必須向可能無效之專利持續繳納權利金;但另一方面對專利權人來說,當初是被授權人自願放棄這樣的權利、專利權人才願意和解或不提起訴訟的,不該出爾反爾、應受禁反言原則的限制,也因此這條款存在的合理性及其效力就一直是個富爭議性的話題。

Dodocase VR, Inc. v. MerchSource, LLC (2018) 一案經過與法院判決

起初Dodocase將三件VR頭戴式設備的美國專利授權給MerchSource。一年後,MerchSource認為專利權人Dodocase並沒有積極維護專利權、加上認為授權之專利應為無效專利,因此停止支付權利金。隨後專利權人Dodocase提起訴訟、主張MerchSource違反授權協議。不意外的,MerchSource接著在PTAB分別對三件授權專利提起IPR複審,最終Dodocase於法院提出臨時強制令的動議 (motion for temporary restraining order or preliminary injunction),要求MerchSource撤回IPR複審申請。

此案授權協議中包含的不可挑戰條款原文如下:

MerchSource shall not (a) attempt to challenge the validity or enforceability of the Licensed IP; or (b) directly or indirectly, knowingly assist any Third Party in an attempt to challenge the validity or enforceability of the Licensed IP except to comply with any court order or subpoena.

對於以上不可挑戰條款之效力,加州北區地方法院判決中先是提到了Lear v. Adkins (1969)一案中最高法院的判決,在該判決中,最高法院基於推翻無效專利有利公共利益之理由,推翻了先前沿用許久的專利被授權人禁反言原則 (patent licensee estoppel doctrine);接著再提到Medimmune, Inc. v. Genentech, Inc. (2007)一案,最高法院在此案中又進一步確定了即使被授權人不否定授權協議效力 (without repudiating the contract),且有持續支付權利金的情況下、仍可對授權專利提出無效挑戰。基於以上最高法院觀點,加州北區地方法院最終認為授權協議中的「不可挑戰條款」是不可實施的。

然而,判決最終卻同意給出了臨時禁制令,要求MerchSource撤回於PTAB的IPR複審程序申請,那是怎l一回事呢? 原來是授權協議中還包含以下的「合意管轄條款」:

THE PARTIES AGREE . . . THAT DISPUTES SHALL BE LITIGATED BEFORE THE COURTS IN SAN FRANCISCO COUNTY OR ORANGE COUNTY, CALIFORNIA.

以及:

The laws of the State of California shall govern any dispute arising out of or under this Agreement .

法院認為,合意管轄條款中的「SHALL BE LITIGATED」表述明確排除了San Francisco 以及 Orange Counties區域之外的其他法院 (it states that “disputes shall be litigated” in those courts, mandatory language akin to an express statement of exclusivity);另外PTAB的IPR複審程序也符合「any dispute arising out of or under」 表述,認定IPR複審程序這個「dispute」應由San Francisco 以及 Orange Counties區域之法院來管轄,因而最終判決MerchSource必須撤回於PTAB進行中的IPR複審程序。【本文未完,完整內容請見《北美智權報》234期:簽了「不可挑戰條款」仍被提起PTAB複審? - Dodocase VR v. MerchSource案

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美國經濟前景:成長趨緩,但尚未衰退
蔡佑駿╱北美智權報 專欄作家

FED前主席葉倫(Janet Yellen)公開表示,當前的美國國債殖利率曲線斜率非常平緩,跟過去不一樣,也比較容易出現倒掛的情形,象徵投資人擔憂美國經濟將陷入衰退,Fed或許得在某個時間點考慮降息。美國經濟成長的確在趨緩中,但不是很有陷入衰退的可能性,金融市場對於她的提醒,轉為負面的情緒上升了。

全球經濟最強的大型經濟體,美國在2018年下半年以來,進入景氣修正期,面對中國和美國的貿易戰,美國製造業明顯降溫,象徵民間消費的零售銷售年增率也在降溫,美國股市2018年底大暴跌,美國政府2019年初又遇到政府關門,原本相對穩定的美國景氣,似乎令人擔心了,掌管貨幣政策的聯準會(FED),對於貨幣政策的拿捏,從2018年第三季的相對鷹派,半年內轉變為相對鴿派,不僅2019年預期升息次數降為零,甚至2019年內很可能資產負債表(Balance sheet)都暫停縮減了。

圖1:2014年至今美國製造業PMI變化
資料來源:https://tradingeconomics.com

圖2:2014年至今美國零售銷售年增率(單位:%)
資料來源:https://tradingeconomics.com

美國景氣擴張,還能持續一陣子

沒錯,美國十年來的景氣復甦,確實很可能在美國總統大選年,畫下休止符,但是2019年還是有喘息空間的,美國景氣不會那麼快就走下坡,一來是美國的民間消費力,會比市場預期的還更強勁,二來是美國許多經濟數據在2019年下半年以後,會進入相對低基期的環境,這會有利於景氣擴張時間的延長。

圖3:2007〜2011年美國年度GDP成長率
資料來源:https://tradingeconomics.com

2008年第四季,美國年度GDP成長率連四季負成長,不過相對低基期,讓後面連四季景氣跟著大反彈,這對於建立市場信心是非常重要的,因為景氣觸底反彈,讓企業開始恢復擴大投資和雇員的動力,有就業才能帶動民間消費力,繼續維持經濟成長的滾輪。

圖4:1980年至今美國初領失業救濟金人數
資料來源:https://tradingeconomics.com

圖5:1980年至今美國續領失業救濟金人數
資料來源:https://tradingeconomics.com

美國經過長期的經濟復甦以後,就業人口不斷創歷史新高,許多家庭的收入進入穩定期,民間財富和儲蓄累積了一定的能量,這支撐了美國近年來的民間消費穩定成長,雖然還是有美國人以債度日,不過以整體美國人的財務統計來看,美國人的民間負債佔可支配的所得比重已經降到40年來的相對低點,儲蓄率還維持在消費率之上,美國人透支消費的情況還不到非常嚴重的地步,經濟還不至於在2019年就出現崩潰,然後進一步導致景氣衰退。

圖6:1980年至今美國負債對個人可支配所得比重
資料來源:https://am.jpmorgan.com

圖7:1995年至今美國儲蓄率與消費支出年增率變化
資料來源:https://www.macromicro.me

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智慧運輸啟動:新科技如何改善台灣三大交通問題
吳碧娥╱北美智權報 編輯部

台灣資訊及通訊科技(ICT)服務涵蓋率及網路普及率超過80%、資通訊硬體設備市場佔有率世界第一,加上豐沛的ICT產業鏈及人力資源,成為智慧運輸發展的溫床。但都市道路供給增加無法追上需求成長的速度、偏鄉公共運輸未能解決民眾交通需求,都是台灣亟待解決的交通問題,隨著5G、物聯網、雲端運算、大數據分析、AI發展,為運輸服務發展創造了無限可能,跨域科技整合應用、跨運具交通服務、車路聯網、無人載具和共享概念,成為下一階段台灣智慧運輸發展的重要趨勢。

四年30億元的智慧運輸計畫啟動

為發揮台灣資通訊優勢,解決交通事故損失、偏鄉交通不便、運輸走廊壅塞及公共運輸吸引不足等交通問題,交通部從2017年起,推動為期四年的「智慧運輸系統發展建設計畫」,包括智慧交通安全、運輸走廊壅塞改善、偏鄉交通便捷、運輸資源整合共享、車聯網科技發展應用、智慧運輸科技與基礎研發等計畫,選定以台北宜蘭廊道、花東偏鄉地區與都市生活圈等三大智慧運輸系統做為育成基地。

交通部科技顧問室參事兼管理資訊中心主任王穆衡表示,這項四年的智慧運輸計畫將投入30億元預算;捷運系統光是一公里就要斥資50億元成本,要完成一個硬體系統建設,至少要花上千億預算,相較起來,打造軟體初期先投入30億元並不算多。根據交通部預估,將在2020年降低交通壅塞25%、汽機車肇事率20%;提高公共運輸使用量10%、偏遠地區公共運輸服務可及性20%、創造關聯產業產值300億元。

圖一、智慧運輸發展建設計畫績效指標
資料來源:交通部

交通問題一:智慧交通導入校園,減少機車事故

王穆衡指出,交通事故導致無可承受的社會與經濟嚴重損失,尤其是18~24歲以下學齡族群傷亡最嚴重,其中又有超過八成的傷亡來自機車事故,每年車禍經濟損失佔GDP的2.8~3.3%,漠視交通安全還會帶來慘重的經濟代價。根據交通部統計,2002~2014年汽車與機車數量的平均年成長率,分別為2.05%與1.14%,整體而言,車輛數呈現緩慢成長的趨勢不變,但傷亡肇事數量卻逐年快速攀升中。在此期間,汽車肇事傷亡人數平均年成長率達3.12%、機車肇事傷亡人數平均年成長率更高達12.52%,兩者皆遠大於汽車與機車車輛數每年的平均年成長率,顯見利用ICT科技增進交通安全,對改善台灣交通環境來說是當務之急。

圖二、交通部科技顧問室主任王穆衡出席「2019智慧城市論壇」。
吳碧娥/攝影

當其他國家從事四輪車智慧時,台灣走的是「兩輪車智慧」,因為18歲至24歲的大專學生,正是機車傷亡最嚴重的族群,交通部選定宜蘭縣淡江大學蘭陽校區、佛光大學及花蓮縣東華大學等三所學校,做為智慧機車安全研發計畫的試驗場域,在校內與校外重要道路及危險路口裝設汽機車的感測設施,並在學生機車上裝置互動感測設備,當機車臨近路口或行駛於山區等危險路段時,路側設備會發送警示訊息至機車上的設備,提醒機車駕駛人注意行駛、提升行車安全,試驗結果成功減少33%事故。

交通問題二:供需失衡,運輸走廊持續壅塞

台灣都市化比率已達80%以上,當人口持續增加且過度集中,將導致交通管理更加困難,高快速道路及地區道路銜接處、縣市交界處、市區大型開發區周邊,都是運輸走廊擁塞發生處。「擁擠」是來自人們的共同選擇,不約而同在同個時間想去同一地點,但道路畢竟是有限的,才會造成嚴重的供需失衡現象。儘管不少人提議興建直鐵或公路,從增加供給去解決問題,但牽涉複雜難度也較高,或許可從「調整需求」的角度,引導民眾改變使用道路的習慣。

王穆衡表示,從問卷調查發現,大家都認為自己是理智的判斷者,能從根據過去的經驗進行正確判斷,但從大數據加以驗證,會發現結果和民眾自己的預期是有落差的。交通部要做的是幫民眾調整出門的時間、做出有別於平常的安排,以eTag讀取器、車輛偵測器(VD)及採用行動通訊資料(Mobile data)等方式擴大即時路況資訊涵蓋面,並建立整合式交通資訊及交控平台,讓系統可以蒐集同時間內不同道路的交通數據,引導民眾做出差異選擇,滿足更多人想去玩的目標,不再只是導引、限制、匝道管制而已。

交通問題三:偏鄉地區公共運輸吸引力不足

傳統的公共運輸由於班次少、路線少、服務可靠性不佳,加上需要轉乘、無法及門(Door-to-door)、旅行時間較長加上使用彈性較低,不像私人交通工具使用上那麼便利,無法產生足夠的吸引力而逐漸流失乘客。對大都市居民來說,只要拿起手機APP就可以知道公車何時來;但在偏鄉地區,公車一天只有三、四班,只要錯過一班公車就要等好幾小時,偏鄉居民以老人、小孩為主,公車班次少又常常不準時,老人寧可騎乘機車也不搭公車,導致機車事故機率增加。王穆衡指出,改善偏鄉交通不能要求偏鄉民眾仰賴手機,而是要提升公車的可靠度,「早到要稍待、晚到要提醒」,透過追蹤、後台管理技術,結合對駕駛的輔導,讓公車到站的準點率從過去四成增加到八成,提高居民搭公車的意願。

圖三、台灣主要交通問題
資料來源:交通部

物聯網及共享經濟趨勢下,交通運輸也需要「創新服務模式」,手機APP顛覆交通服務,個人化整合運輸模式日益受到重視。王穆衡強調,交通解決方案不該只有建設或破壞的角度,在軟體的部分還有很多著力點,前提是要具備因應問題的思維:打破典範、重建制度,我們現在所仰賴的法律並非永遠都是對的存在,在改變同時也要讓既存的組織團體跟著調整。更重要的是,交通管理必須打破疆界:不是只有學交通的才能管交通,科技、通訊、服務、農業、醫療等各種專長的人都應該結合在一起,不要在同一個窠臼裡找答案,以人為核心去改變和學習,才能讓移動真正成為一項服務(Mobility as a service)。

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劣質專利代理之五宗罪

我國專利複審是否也宜允許分割案申請?對照日本之相關規定

 

因應專利連結制度,專利法第99條應如何修法?
陳秉訓/北美智權報 專欄作家

(本文作者為國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授)

對於近期匆忙準備上路的專利連結制度,專利法有相關的修法,但卻忘了一條有利於醫藥品專利權人的條文也應更新。專利法第99條第1項規定「製造方法專利所製成之物在該製造方法申請專利前,為國內外未見者,他人製造相同之物,推定為以該專利方法所製造」。同條第2項規定該他人(即被告)得舉證推反該推定,而其應「證明其製造該相同物之方法與專利方法不同」。第99條源自於1986年12月24日總統修正公布之專利法第85條之1,其乃為了保護化學品、醫藥品等之製造方法專利權人而設計,屬開放化學品及醫藥品專利之配套設計。
專利法第99條為製造方法專利侵害之舉證責任反轉之規定,亦即在一定條件下,由被告舉證其沒有使用侵害專利權的方法。不過,第99條第1項之「在該製造方法申請專利前」是指「申請日前」或「優先權日前」並不明確,而「為國內外未見者」要件實際上減低舉證責任反轉之機會,這二個問題有待修法處理。

圖片來源:Pixabay

專利法第99條之演變

1986年專利法第85條之1第1項規定「物品與他人製造方法專利所製成之物品相同者,推定為以該專利方法所製造。但物品在申請專利前已為國內外所公知者,不在此限」。此立法乃參酌日本、韓國、和德國等國立法例,以降低製造方法專利權人之舉證責任。不過,當時並未有今日專利法第99條第2項被告「得提出反證推翻之」規定。

1994年時修正之專利法於第91條第1項規定「製造方法專利所製成之物品在該製造方法申請專利前為國內外未見者,他人製造相同之物品,推定為以該專利方法所製造」。並在同條第2項規定被告得提出反證推翻該推定。

我國於2002年加入世界貿易組織,並簽署《與貿易有關之智慧財產權協定》(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights,TRIPS)。TRIPS第34條規定,侵害製造方法專利之舉證責任從原告轉為被告。根據TRIPS第34條第1項,在製造方法專利「受侵害之民事訴訟,於符合一定要件時,推定被告之物品係以專利權人之方法專利所製造。此特定要件之類型有二,由會員國擇一制定於內國法,以衡平分配專利權人與被告間之舉證責任:(a)依該方法專利所製成之物品為新的 …;(b)被告之物品以該方法專利製成之可能性相當高,而專利權人已盡合理努力仍無法證明被告確實使用該方法專利」。

為符合TRIPS的要求,2003年2月6日修正公布且自2004年7月1日施行之專利法於修法理由陳述第87條係採「TRIPS第34條第1項第(a)款所揭櫫之基本原則」,不過其內容僅就第2項被告反證規定做調整。2004年專利法第87條與現行專利法第99條僅有用語差異,但規範內容不變。

修法建議一:參考TRIPS第34條第1項第(b)款

製造方法專利侵害之舉證責任轉換規範並非TRIPS首創。德國最早在1891年專利法即有此規範。在歐盟,1975年《共同體專利條約》(Community Patent Convention)的第75條與1989年《與共同體專利有關之協定》(Agreement relating to Community Patents)的第35條皆提到該舉證責任反轉之規定。德國與歐盟的規範即TRIPS第34條第1項第(a)款相似。中國於2001年的專利法修正時亦引入第(a)款之模式。

美國則採取TRIPS第34條第1項第(b)款之規定。在1988年,為遵守《關稅貿易協定》(General Agreement of Tariffs and Trade,GATT)的協商結果,國會制訂《1988年製程專利修正法》(Process Patent Amendment Act of 1988)。該修法新增35 U.S.C. § 295,規定在一定條件下,系爭物品應推定為系爭製程專利所製造。該推定條件的法律用語與第(b)款相當近似。

比較特殊的是印度在2002年的專利法修正中引入製程專利侵害之舉證責任反轉之規定,即印度專利法第104A條,其印度採取第(a)款與第(b)款等模式並存的立法,而由專利權人自行選擇以哪款規範來主張舉證責任之轉換。

相對而言,TRIPS第34條第1項第(b)款的舉證責任較低。根據美國實務,專利權人可找專家證人作證被告之物品可能採用系爭方法專利即可。相反地,我國專利法第99條要求「為國內外未見者」,但侵權被告容易舉出專利申請前之文獻來證明已存在相關物品,因而架空舉證責任置換之規定。因此,不妨在第99條加入第(b)款模式,以減輕方法專利權人之舉證義務。

修法建議二:「申請專利前」

現行專利法第99條第1項以「製造方法申請專利前」做為「製造方法專利所製成之物」是否為國內外所未見(即是否為「新的」)之基準日。此用語是以「新穎性」為判斷基準,但「申請專利前」應指「申請日前」或「優先權日前」卻不明確。

「申請專利前」之類似用語多次出現在專利法條文中。在專利法第22條第1項關於新穎性之規範中,有「申請前已見於刊物者」、「申請前已公開實施者」、和「申請前已為公眾所知悉者」等用語。「申請前」指專利申請日之前。如果有主張優先權,根據同法第28條第4項,「其專利要件之審查,以優先權日為準」。即「優先權日」在審查專利時得用以取代「申請日」。

「優先權日」取代「申請日」的現象還見於專利法第37條第1項,其規定「專利專責機關接到發明專利申請文件後,經審查認為無不合規定程式,且無應不予公開之情事者,自申請日後經過十八個月,應將該申請案公開之」。此所謂「早期公開制度」,而18個月計算的起始日為申請日。不過,同條第4項規定「第一項、前項期間之計算,如主張優先權者,以優先權日為準;主張二項以上優先權時,以最早之優先權日為準」。因而,當申請案有主張優先權時,早期公開的計算是從優先權日開始。

相反地,專利權期限則無法因主張「優先權」而從「優先權日」開始計算。專利法第52條第3項規定「發明專利權期限,自申請日起算二十年屆滿」,而同條並無「優先權日」的期限計算調整規定。因此,專利權期限的計算必須從申請日開始。

從專利法的體系觀之,「優先權日」是否能替代「申請日」必須有法條明文規定。雖然專利法實行細則第62條規定「本法 … 第九十九條第一項所定申請前,於依本法第二十八條第一項或第三十條第一項規定主張優先權者,指該優先權日前」。但此行政規則的法條解釋有超出母法規定之疑慮,而應透過修法處理語意不明問題。

政策的考慮

專利法第99條第1項之「該製造方法申請專利前」之判斷時間點如採取「優先權日」,將有助於「國際優先權」制度的完整。

台灣「優先權」制度之目的在於避免專利申請人因為「申請日」前但「優先權日」後的公開事件或文件,而讓系爭專利申請案喪失新穎性。在優先權期間,如果系爭製造方法被公開,則優先權主張可讓系爭製造方法的專利申請案仍有新穎性。

假設系爭製造方法的公開資訊包括所製造物品的資訊。如果沒有將專利法第99條第1項之「該製造方法申請專利前」適用於「優先權日前」,則同樣的公開資訊將讓系爭製造方法專利權人無法享有舉證責任反轉的利益。亦即,主張優先權之製造方法專利權人會因為其外國申請案後的技術公開,而失去舉證責任反轉的優勢。因此,為了享有舉證責任反轉的好處,該製造方法專利權人必須在技術公開前儘速在台灣申請專利,此等於是減弱了「優先權」制度之原意。

相對地,國內申請案,因為「申請日」即是「該製造方法申請專利前」之判斷時間點,且也是新穎性的判斷基準日,故其可享有舉證責任反轉之好處,且不會因「申請日」後的技術公開而喪失舉證責任轉換的優惠。此等於創造國內申請案和外國申請案之不平等。

因此,建議將專利法第99條第1項之「該製造方法申請專利前」從「申請日前」延伸至「優先權日前」,可助於「優先權」制度之強化。

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