財政部祭出三支箭,追得回台商的海外資金嗎?

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2019/03/07 第278期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份  |  北美智權網站
 

 
 
 

專利評析 美國專利申請時常見的PTA影響因素以及近期判例介紹
   
法規訴訟 金融科技之專利適格性問題初探
   
深入報導 財政部祭出三支箭,追得回台商的海外資金嗎?
   
研發創新 Fintech嘗鮮期已過,下一步該往哪走?
   
智財管理 弄清標的,才能一語中的–淺談日本特許之標的
   

 

美國專利申請時常見的PTA影響因素以及近期判例介紹
Johnny Chen/北美智權報 專欄作家

(本文作者為北京科技大廠專利總監)

曾經接觸過美國專利申請的朋友應該都曾經聽說過專利期限調整(Patent Term Adjustment, PTA),此制度是為了補償申請人在申請過程中因為USPTO的不當延遲而短少之專利實施期限。一般而言,申請人無需擔心此期限的規則與計算,因為USPTO會於專利核准時自動幫你計算好,但必須注意的是一些申請人的行為可能會構成所謂的「申請人延遲 (applicant delay)」,而導致扣除上述的專利實施期限調整。本文將重點介紹申請人的哪些行為可能會造成申請人延遲、並且重點介紹近期Supernus Pharmaceuticals, Inc. v. Iancu一案中,美國聯邦巡迴上訴法院CAFC所給出的PTA認定結論。

PTA的相關法規及計算方式

PTA的相關規定主要在美國專利法35 U.S.C. §154(b) 及美國專利法施行細則37 C.F.R. 1.702、1.703、1.704中,計算主要原則為:

[USPTO延遲] – [申請人延遲] = PTA期限

其中,USPTO延遲為以下三類延遲的加總:

[A類:官方通知或回復延遲] + [B類:未能三年內核准延遲] + [C類:程序中干擾延遲] = [USPTO延遲]

其中,A類延遲主要包含兩種情形:(1) USPTO未能於申請提出後的14個月內給出首個官方通知 (可以是OA、限制要求restriction requirement、或核准通知等) 、(2) USPTO未能於4個月內回應當事人的回復 (例如OA答辯/RCE請求等) 或者上訴; B類延遲主要是提出申請開始至核准的期間超過三年 (但不會計算RCE或上訴的期間);C類延遲主要是計算干擾 (interferences)、保密命令(secrecy orders), 還有上訴 (appeals) 所造成的延遲。 另外,上述三種類的延遲若有重疊期間 (overlapping) 則會扣除。

USPTO網站上可查

如同前文 所述,其實申請人無需太過擔心此期限的計算規則,因為USPTO都會幫你計算好,查詢的方式也很簡單, 圖1所示,只要 在USPTO的Public Pair網站上(http://portal.uspto.gov/pair/PublicPair)輸入案件號碼後都可以做詳細的PTA計算結果查詢、ABC及申請人各類的延遲、以及日期計算的起算和終止時間都詳細列在網頁上。

圖1. 公眾專利申請資訊
資料來源:USPTO之Public Pair網站

申請人應特別注意的PTA可能影響因素

申請人的某些特定行為將會構成上述的「申請人延遲 (applicant delay)」而導致PTA被扣除,因此申請人應該關心的不是如何計算PTA (如前文所言 、因為USPTO都幫你算好 ),而是哪些行為會構成 「申請人延遲」、或是哪些因素可能導致PTA被扣除。

※ 申請人可能影響PTA的因素 (一):請求延展OA回覆期限

根據35 U.S.C. §154(b)(2)(C)(i) 記載:

The period of adjustment of the term of a patent under paragraph (1) shall be reduced by a period equal to the period of time during which the applicant failed to engage in reasonable efforts to conclude prosecution of the application

可知如果申請人在申請過程中「沒有做出合理的努力」、將會被視為申請人延遲而扣除相應的PTA,而最常見的「沒有做出合理的努力」就是請求延展OA回覆期限 (可參考37 C.F.R. 1.704(b)),申請人所延展的OA回復時間於日後PTA計算時將會被扣除,因此申請人務必在規定的3個月內提出OA回復為佳。【本文未完,完整內容請見《北美智權報》231期:美國專利申請時常見的PTA影響因素以及近期判例介紹:Supernus Pharmaceuticals, Inc. v. Iancu 案

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金融科技之專利適格性問題初探
陳秉訓/北美智權報 專欄作家

(本文作者為國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授)

網路科技造就電子商務的發展,並引發相關專利的申請,此不過是發生在90年代末期的事件。電子商務的風也吹到銀行業,從“Bank 2.0”的金融交易電子化,到“Bank 3.0”的虛擬銀行或電子銀行以取代實體分行,並繼續進入“Bank 4.0”的時代而讓銀行在網路世界中提供全面的服務。在2015年時,「金融科技」(financial technology,亦稱“fintech”)開始成為產官學重視的課題。根據金融監督管理委員會的2016年《金融科技發展策略白皮書》,「金融科技」可應用的金融服務包括支付、保險、融資、募資、投資管理、和市場供應等六大領域。
目前鼓勵銀行積極申請專利的呼聲四起,而智慧財產局舉辦多次金融科技專利審查之說明會。不過,金融科技猶如昔日電子商務,電子商務是商業活動的網路化,而金融科技同樣是銀行業務的網路化。因而,關於電子商務專利的專利適格性(patent-eligibility)議題,其仍是金融科技專利的挑戰。以下本文欲透過智慧財產法院101年度民專上更(二)字第5號民事判決,來研析專利適格性在金融科技的問題。

圖片來源:Pixabay

專利適格性

專利法第21條規定「發明,指利用自然法則之技術思想之創作」,此為「專利適格性」要件。根據智慧財產法院101年度民專上更(二)字第5號民事判決,「專利法所指之發明必須具有技術性。自然法則者,係指自然界存在之原理原則。而技術性者,係為達成特定目的或解決一定課題所用之具體手段,此與一般人通常認知之發明涵義不同。蓋通常文義之發明,不以具備技術性之特徵為必要」。亦即,專利法的「發明」比一般文義上的「發明」,除了要求「想法」之外,還要求具體的技術內容。因而該判決認為,「是否符合發明定義之判斷標準,在於專利申請之發明有無技術性」。

此外,該判決指出「應先認定是否符合發明之定義後,始探討有無產業利用性、新穎性及進步性等專利要件」。亦即,應先確認系爭申請案是否為專利法所指之「發明」,才可就可專利性之三大要件進行判斷。

特別對電腦軟體相關發明,該判決指出「由於電腦軟體相關發明之特性,其解決問題之技術手段乃係為利用自然法則之技術手段」,但其又質疑「倘解決問題之技術手段係屬『僅單純使用電腦處理』、『僅單純記錄電腦程式或資料於儲存媒體中』或『僅單純使用電腦處理及僅單純記錄電腦程式或資料於儲存媒體中』等情況之一者,因解決問題之技術手段並不具有『技術思想』,故無法符合上開專利法第19條之規定,自不屬於電腦軟體相關之發明類型」。亦即,如果技術手段只是操作電腦的基本功能,則儘管該發明之外觀為電腦軟體,其仍不屬於專利法第21條之發明。此見解乃追隨美國聯邦最高法院Alice案判決的見解。

電子商務的個案

在智慧財產法院101年度民專上更(二)字第5號民事判決之個案中,系爭非屬發明之系爭請求項為請求項10:「一種廣告主及廣告對象自動媒合方法,至少包含提供一廣告對象資料,其中包含廣告主提供之廣告對象條件;提供訂閱者提供之所欲之廣告類別及廣告模式,其中廣告模式是訂閱者閱讀廣告所欲得到回饋之方式;以廣告媒合系統利用廣告對象條件及所欲之廣告類別與廣告模式,媒合廣告主與訂閱者兩者;當媒合條件符合時,通知廣告主」。該法院指出系爭請求項所欲解決之問題為「如何自動媒合廣告主與廣告對象間之問題」。

系爭發明可見於昔日免費電子郵件信箱的服務中,當註冊為會員而換取免費電子郵件信箱時,網路公司會要求選擇所欲收到的廣告諮詢類別,例如旅遊資訊、餐飲資訊等等。一旦開始利用免費服務後,信箱會開始出現相關資訊的廣告信件。

針對「專利適格性」議題,智財法院一方面認為「系爭專利請求項10解決問題之技術手段,雖係為利用自然法則之技術手段,即利用廣告媒合系統媒合廣告主與廣告對象或訂閱者」。亦即「廣告媒合系統」的用語讓系爭請求項的外觀有技術性質。但該法院又指出,「然系爭專利請求項10除未記載如何利用電腦技術予以實現將廣告主及廣告對象或訂閱者自動媒合外,亦無記載如何運用電腦軟體與硬體資源協同作業,以實現廣告主及廣告對象或訂閱者自動媒合處理之相關步驟」。亦即,系爭請求項無實際的技術內容,其並未陳述電腦的硬體與軟體如何互動以達成發明之目的。因而,法院認為「自系爭專利請求項10整體記載內容觀之,其解決問題之技術手段顯係屬『僅單純使用電腦處理』,而不具有任何『技術思想』,自非屬發明之類型」。

進一步,該法院根據系爭專利說明書中對發明背景之描述,並與系爭請求項的內容比對,而認為「系爭專利請求項10僅是將銷售人員以電話或傳真與購買者交涉交易之人工管理方法,即人工媒合處理廣告主及廣告對象載述為利用電腦進行處理,其為單純的利用電腦進行處理而不具技術思想,非屬發明之類型」。

令人憂慮的金融科技專利適格性

智慧財產法院101年度民專上更(二)字第5號民事判決所揭示的見解,對金融科技發明的專利適格性有不利的影響。如果發明僅是架構在現有的電腦或網路設施下,儘管有技術特徵,「專利適格性」仍不易達到。金融科技必須有裝置上或軟體技術上的創新,才有機會滿足「專利適格性」。

根據現有的金融科技概念,其幾乎都架構在現有的電腦和網路科技下,例如網路保險、網路銀行(轉帳、定存功能)、網路證券交易、投資理財機器人等,僅是原本要親自臨櫃辦理的事務,變成透過網路處理相關資訊。另電子支付與傳統信用卡的差異僅在於手機和IC卡的實體裝置不同。而「市場供應」科技,雖其於網路交易平台上利用軟體技術增加交易的效益,但僅是電子商務的升級版。甚至許多手機上的App服務,其軟體技術僅依賴一般的App程式語言軟體或手機業者所提供的系統架構。因而相關請求項,極可能被視為不具專利適格性。

例如新型專利第M566375號,其請求項1為「一種旅行不便險理賠系統,用以與至少一用戶端通訊連接,包含:一伺服器,儲存有複數筆保單資訊,其中該些保單資訊分別包含一表定航班資訊;一區塊鏈網路,與伺服器通訊連接,其中該區塊鏈網絡包含複數筆實際航班資訊;以及一遠端主機,與該伺服器通訊連接,用以提供與該表定航班資訊相關連的一搭乘資訊」。伺服器、區塊鏈網路、主機等都是既有的網路技術;保單、航班資訊等也是原有電腦即可處理的資訊。至於通訊連結,根據說明書,其指「以一般封包形式透過網際網路傳送,或是以SMS形式傳送至用戶端」,此為既有的網路技術,此等技術內容的組合不易克服專利適格性的挑戰。

不過,「支付」類的金融科技,如果有新的器具發明以執行電子支付,則該類發明應可輕易取得專利適合性。金融科技研發者或可投入手機外接工具的研發,例如將信用卡、提款卡等裝置化。此外,如果金融科技本身乃新的軟體技術發明,則其應能符合專利適格性。但軟體技術不能僅是套裝軟體的應用,而應有原創性的執行架構與程式語言編碼。

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財政部祭出三支箭,追得回台商的海外資金嗎?
吳碧娥╱北美智權報 編輯部

2017年大陸宣布推動肥咖條款開始,上市櫃公司匯回投資大陸收益的金額屢創新高,但還有很多台商將個人或公司秘密資金藏在海外,財政部近來三箭連發,希望吸引海外資金回台,但台商卻是原地觀望不敢前進,深怕中了財政部的箭?

資誠聯合會計師事務所(PwC)日前舉辦「台商資金回台暨租稅天堂資產布局」研討會,邀請財政部與國稅局官員,探討海外資金回台與在國外租稅天堂面臨等問題,資誠聯合會計師事務所稅務法律營運長許祺昌表示,近年來,國際間反避稅措施一波接一波,加上美中貿易戰線不斷延長,海外發展的台商飽受困擾,調整全球投資營運布局的思維也應運而生,鮭魚返鄉是台商考慮的選項之一,但海外資金回台,就必須考慮被課稅的相關問題。為釐清海外資金回台的課稅問題,財政部近日發布解釋,說明海外資金是否須課稅與相關認定原則,在國際反避稅趨勢下,台商更要有資產布局新思維。

圖一、資誠聯合會計師事務所(PwC)1月20日舉辦「台商資金回台暨租稅天堂資產布局」研討會。
圖片來源:資誠

從大陸2017年宣布推動陸版肥咖條款開始,不少台商就陸續把資金匯回,上市櫃公司匯回投資大陸收益的金額持續增加,根據金管會公布最新的資料,截至2018年第三季,上市櫃投資收益累計匯回分別為3,998億及339億元,合計4,337億元,占累積原始投資金額2兆4231億元的17.9%,續創歷年新高。金管會表示,2018年第三季累計匯回金額比去年底增加423億元,是歷年同期增加最多,上市櫃分別以橡膠工業、電子零組件業匯回金額較大。

資誠稅務法律服務會計師洪連盛表示,為吸引台商回台投資,財政部祭出三支箭,其一是配合行政院的」「歡迎台商回台投資行動方案」,由五區國稅局建置專門輔導窗口;其二是財政部在1月底頒布資金回台解釋令,明定海外資金匯回免課稅的三態樣;最後一箭是海外資金匯回專法,預定近日出爐,最快上半年將通過立法。

第一箭:國稅局輔導窗口

為吸引台商回台投資,財政部配合行政院的「歡迎台商回台投資行動方案」,在五區國稅局設置單一輔導窗口,提供企業或個人稅務問題諮詢。當天參加PWC研討會的南區國稅局局長盧貞秀透露,自從國稅局設立海外台商稅務諮詢服務後,目前已有13個諮詢案例,其中有部分已確定回台,並選定落腳南科設廠投資。盧貞秀表示,因為企業有帳務憑證、較易釐清資金來源,資金回台比較沒有問題,相較之下個人資金因欠缺相關證明,容易產生爭議,目前來諮詢的對象多為企業,台商個人部分還在觀望者居多。

圖二、行政院推動「歡迎台商回台投資行動方案」,五區國稅局提供的「稅務專屬服務」為五大策略之一。
圖片來源:國家發展委員會網站

第二箭:海外資金解釋令

雖然各區國稅局有提供稅務輔導窗口,財政部也在1月底發布解釋令,明示海外資金匯回免課稅的相關規定,但還沒有台商敢踏出第一步,向國稅局諮詢海外資金回台事宜,就怕日後成為財政部選案查稅的對象,逼得財政部政務次長吳自心在公開場合呼籲,企業或個人向國稅局進行稅務諮詢時,相關資料都會「去識別化」,財政部保證不會藉此將該台商列為未來查稅目標。

很多台商以為,只要將海外的錢匯回來,全部都會被視為「海外所得」課稅,財政部日前發布解釋令,說明三種海外資金免稅,包含非屬海外所得的資金(也就是本金)、屬於海外所得,但已課所得基本稅額的資金、以及屬海外所得,未課徵所得基本稅額但已逾核課期間的資金,均屬免課稅的資金。財政部進一步提供相關認定原則與應提示文件,只要符合規定,就可以不用擔心課稅的問題。

財政部強調,所得基本稅額條例是針對我國居住者個人的「海外所得」而非「海外資金」課稅,由於海外資金的構成因素及來源眾多,多數個人對稅法規範普遍認知不足,也不像企業有設帳保存憑證習慣,只要個人能提出對自己有利的資金來源證明文件,自行辨認匯回海外資金構成內容,只要資金的性質不是「海外所得」,例如海外投資本金或減資退還款項、海外借貸或償還債務款項、海外金融機構存款本金及海外財產交易本金等,都不會涉及所得稅問題。

圖三、個人海外資金課稅分析圖
資料來源:財政部

此外,吳自心強調,台商資金回台,不限於解釋令上所提到的憑證,只要說法合理,財政部也會持開放態度;至於解釋令不足的地方,財政部承諾會滾動式檢討。

第三箭:海外資金匯回專法

行政院已將《海外資金匯回管理運用及課稅條例》草案列為立法院本會期優先法案,最快上半年通過立法、明年上路。台商匯回海外資金必須在二年期限內實質投資,創造經濟與就業效益,才能享受租稅優惠。

草案初步方案內容主要分成三大部分,首先是專戶控管,台商匯回資金須接受信託專戶控管,採取先繳稅、後退稅模式,避免像過去引進資金回台後,卻轉向炒房、炒匯。其次是給予租稅優惠,第一年回台的海外資金優惠稅率為8%、第二年的優惠稅率10%;再來則是「促進投資」,目前討論將以5+2產業創新項目、前瞻及長照作為特定投資項目,給予海外資金更優惠的稅率。

雖然海外資金匯回專法所提供的稅率優於預期版本,但工商業界仍期待能有更低的稅率;加上行政院目前開出的「重點扶植產業」菜單,也不夠具有投資吸引力,光是投資哪些產業可享租稅優惠,還大有爭議在。整體而言,財政部吸引台商回台這三支箭,有助於上市櫃公司將明確資金引回台灣,公司應盡快完備海外財務報表及帳務記錄,評估反避稅措施對公司的稅務影響,借力這波政策重新思考資產布局。至於無根台商或是個人的海外資金,才是更難追回、政府真正的目標對象。儘管財政部信誓旦旦不會趁機查稅,但若人民對於政府的信賴度不夠,恐怕還需要有勇士在前開路,否則台商未必願意拿一輩子身家,來試探政府是否誠信。

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Fintech嘗鮮期已過,下一步該往哪走?
蔣士棋╱北美智權報 編輯部

Fintech的發展環境愈來愈成熟,業者接下來面臨的考驗,就是到底該往哪裡去。現在已經不是前幾年的「草創期」,大家都在探索、犯錯、跟既有體制衝撞;相反地,當產業中的競爭者愈來愈多,犯錯的空間也會變少,消費者的新鮮感更是高速衰退中。如果沒辦法找到對的方向,很難在下一輪的淘汰賽中存活。這個時候,參考一下其他國家的成功經驗,或許能有不少收穫。

時至今日,金融科技(Fintech)在台灣已經相當普及。就拿最生活化的便利商店來說,有愈來愈多消費者使用悠遊卡之類的電子票證結帳,使用街口、LINE Pay、Apple Pay的也不在少數。在剛結束的農曆春節中,LINE Pay、台灣Pay也都有轉帳交易發紅包的活動。

政策上,台灣政府的態度也是日趨開放,去年九月至今已有凱基銀行等三項專案獲准進行監理沙盒實驗,純網銀執照也已經完成第一階段的送件程序,預計在六月底會公布核准名單。整體看來,今年的Fintech產業會十分熱鬧。

去年底,H2 Ventures與KPMG發布了第五年的FINTECH100報告,從募資能力、創新能力、規模大小的因素,選出100家值得關注的Fintech產業領先者與明日之星。從中可以發現,雖然大者恆大的方向不變,但也有許多小而美的新創公司崛起,呈現兩極化發展。

100強當中的第一名,毫無意外地落在螞蟻金服(Ant Financial)上。從支付寶開始,一路開發了餘額寶、芝麻信用、網商銀行、螞蟻小貸……等金融服務,兩年前也成為國泰產險中國子公司的控股股東。融資、消費、信評、保險等各項產品均已到位,螞蟻金服實質上已成為一個大型金融集團,現在更積極跨出國境,建構全球網路。

大而全:度小滿復刻螞蟻模式

螞蟻金服的成功,也激發中國大陸其他網路業者群起效尤,循著「螞蟻模式」搭建金融事業。例如中國大陸電商業的二把手:京東商城,也在2013成立了京東金融,排名更從去年的第九躍昇到今年的第二。不過真正值得關注的,當屬一進榜就排到第四位的度小滿金融。這個名字對於一般人或許還相當陌生,但一提到背後的母公司:百度,就值得敬畏三分了。

圖1:度小滿金融2018年才完成分拆,正式獨立營運。圖為度小滿金融CEO朱光
圖片來源:https://www.duxiaoman.com

中國大陸的電商產業由阿里巴巴與京東分庭抗禮,但在搜尋引擎卻只有百度一枝獨秀,在全世界的排名也僅次於Google。憑藉著每日超過50億次的搜尋量,百度對於網路用戶的需求和生活型態掌握度,也不亞於電商的同業。因此,去年四月正式把原本的金融服務事業群分拆,設立度小滿金融後,立刻在支付、理財、信貸上針對不同客群推出多樣化產品,例如個人消費信貸,就設計了大額借款的尊享貸、年輕人短期小額的小期貸、教育分期、醫美分期等五種(圖2)。

圖2:度小滿金融針對不同客層需求,設計出五種個人信貸商品。
圖片來源:https://www.duxiaoman.com

小而精:Grab聚焦交通運輸

相較於螞蟻金服、度小滿金融的大平台戰略,另一種Fintech的生存之道,則是加深既有客戶的忠誠度。位於新加坡的Grab是一家類似Uber的共乘服務公司,在東南亞地區的市占率遠遠領先競爭對手,連財大氣粗的Uber,也在去年把東南亞業務賣給Grab,換得27.5%的Grab股份與一席董事會席次。

既然Grab的事業核心是交通運輸,業務多角化時也都是繞著這個主軸進行。先是主打餐點外送服務,成立Grab Food,更取得了Uber Eats的經營權。而為了滿足Grab用戶的支付需求,2016年時成立Grab Pay,讓用戶在使用叫車或外送服務時,可以透過手機App完成付款。而且,根據不同的消費金額,Grab也會給予用戶對應的Grab Rewards點數,只要是Grab提供的服務都能替代現金使用。簡單來說,只要能提高用戶使用Grab服務的頻率,對Grab的貢獻自然愈大。

圖3:Grab為了增加用戶黏著度,推出Grab Pay服務
圖片來源:https://www.grab.com

度小滿與Grab正好代表兩者不同的典型。前者的優勢是手握巨量的使用者資料,策略是想盡辦法從中挖出開展新服務的機會,而且正因為這些巨量資料「奇貨可居」,金融業者也願意提供合作機會。後者則是從核心業務出發,策略是不斷強化使用者對核心業務的黏著度,所以就算使用者總數稱不上巨量,但對品牌的忠誠度高,不會隨意轉換。

雖說兩種策略各有優缺點,不過,不論是哪一種,前提都是要有「客戶」。經過這些年的訓練,台灣的傳統銀行,已經漸漸熟悉網路金融的戰法,消費者也懂得貨比三家。未來,當新金融也成為金融業、網路銀行也成為銀行,能夠說服嘗鮮期已過的消費者自己更好,才是踏出成功的第一步。

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吾思/北美智權報 專欄作家

(本文作者為資深專利工作者)

在智慧財產權蓬勃發展的現代社會,幾乎大家都知道「如有新的發明,記得要申請專利來保護你的智慧財產」,去逛個菜市場也會聽到「這個有專利的!國家保證的!很有效喔!」的叫賣聲。但是,到底什麼是發明?什麼樣的創作能申請發明專利?各國專利制度中對發明的定義都一樣嗎?

這一連串的疑問,在菜市場裡面對叫賣專利商品的老闆時,可以不用去深究追問。但是,真的做出了新的發明,想要申請專利的時候,這些疑問就不能隨便帶過了。今天我們就來看看日本特許法中關於發明定義的相關內容。

日本特許法中對於發明的定義及特許權的效力

依日本特許法第2條第1項的規定,所謂的發明是指利用自然法則之技術思想的高度創作。發明可以大致分成物的發明及方法發明兩種範疇。換言之,如果想藉由特許權來保護你的創作,那麼創作本身必須是利用自然法則且具有技術思想的物或者方法。單純的發現、僅具美感而無技術思想的創作等並非適格的標的,是不能申請特許的。

在日本特許法第2條第3項中,為了規範所謂的「實施行為的態樣」,又進一步將發明區分成物的發明、物之製造方法的發明以及非為物之製造方法的發明。

關於物之發明,一般定義中包含物質、物品等具有實體的創作,但依特許法的相關規定,物之發明除了我們熟知一般定義的物之外,尚包括「程式等」(「等」)之電腦軟體。其中,所謂「程式等」係指包含程式(是指對電腦發出的、能夠產生某一結果的組合起來的指令)在內的供電子計算機處理用之資訊。換而言之,在日本特許制度中,屬於非實體創作的電腦軟體被歸類為物之發明,這一規定與我國實務做法明顯不同,我國申請人在日本申請特許時應多加留意。

而關於方法發明則主要指不具實體的創作,依特許法的相關規定略分為可生產或製造一物的「物之製造方法」,及未伴隨物的生產或製造的「非為物之製造方法」。

為什麼要做這樣的區分呢?主要是由於在特許法第3條第3項中關於發明實施行為之相關規定,其中:

  1. 物(含「程式等」)之發明的實施,係指該物之生產製造、使用、轉讓等以及出口、進口或為轉讓等之要約等行為。上述的「轉讓等」包含轉讓(例如販賣、贈與等)、出租、出借等,當該物是「程式等」的情況下,所謂的轉讓也包含透過網路等電氣線路提供程式。上述的為轉讓之要約也包含為了轉讓所為之展示,例如商品宣傳或者是在店內陳列商品等行為。
  2. 方法之發明的實施係指使用該方法之行為;其中,物之製造方法,除前述使用該方法的行為之外,尚包含對於依據該方法所製造之物的使用、轉讓等、出口、進口或為轉讓之要約等行為。

也就是說,針對物之發明,其效力及於該物之製造、使用、出口或進口、轉讓、或為轉讓之要約等行為,此外,關於「程式等」的物之發明,其轉讓行為進一步包含透過網路等方式提供程式之行為;針對方法之發明,其效力及於使用該方法之行為,而關於「物之製造方法」的方法發明,其效力進一步及於「該方法所製造之物」的轉讓等、出口、進口或為轉讓之要約等行為。

當發明涉及物也涉及方法時,在符合單一性規定的情況下,可以在同一個申請案中用「物的發明」和「方法發明」來記載,但不同範疇的發明得到的特許權所能保護的實施行為態樣不太一樣。在此舉兩個例子來說明:

事例1:
假設某甲發明了一種新的製造乙醇的方法,該方法相較於已知的乙醇製造方法的製造效率高。由於乙醇是大眾早已知曉的化合物,所以某甲無法以乙醇為標的申請特許。於是某甲以「製造乙醇的方法」為標的申請特許,並且取得特許權。

上述「製造乙醇的方法」的效力及於使用該方法之行為,並且及於「該方法所製造之物」的轉讓等、出口、進口或為轉讓之要約等行為。所以如果某乙未經許可以相同於某甲取得特許權的方法製造乙醇,並將產品乙醇輸入到日本國內販賣的話,即使製造工廠是在日本以外的國家,某甲仍然能夠對某乙主張特許權。

事例2:
假設某丙發明了一種添加了乙醇的成分A之黏著劑,其相較於已知的成分A的黏著劑的黏著效果更強。某丙針對下列三種發明申請特許,並且取得特許權。

(1) 添加了乙醇的成分A之黏著劑
(2) 以乙醇為有效成分的成分A之黏著劑的黏著效果增強劑
(3) 利用乙醇的成分A之黏著劑的黏著效果增強方法

上述發明(1)為「物的發明」,發明(1)之特許權的效力及於「添加了乙醇的成分A之黏著劑」之製造、使用、出口或進口、轉讓、或為轉讓之要約等行為。

上述發明(2)也是「物的發明」,發明(2)之特許權的效力及於「以乙醇為有效成分的成分A之黏著劑的黏著效果增強劑」之製造、使用、出口或進口、轉讓、或為轉讓之要約等行為。

若某丁沒有製造發明(1)的黏著劑,而是製造了某丙發明的黏著效果增強劑,則某丙無法以發明(1)的特許權對某丁主張權利,但可以用發明(2)的特許權對某丁主張權利。

上述發明(3)為「方法發明」,發明(3)之特許權的效力及於使用該方法之行為。所以如果某戊在製造成分A的黏著劑的製程中,採用了發明(3)的黏著效果增強方法,則某丙可以發明(3)的特許權對某丁主張權利。

結論

在日本特許法的相關規定中,發明區分成物的發明及方法發明兩種範疇。關於方法發明可略分為「物之製造方法」及「非為物之製造方法」。關於物之發明,除了我們熟知一般定義的物之外,尚包括「程式等」之電腦軟體。其中,所謂「程式等」係指包含程式在內的供電子計算機處理用之資訊。在日本特許制度中,將屬於非實體創作的電腦軟體明定為物之發明,這一規定與我國實務做法明顯不同,我國申請人在日本申請特許時應多加留意,以為自己的創作進行最佳的權利規劃。

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